涉案作品知名度高

 

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2019年1月1日到2020年5月31日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院共審結(jié)涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權(quán)益保護(hù)的案件67件，主要涉及18個權(quán)利主體，其中10個為國外權(quán)利主體。權(quán)利主體主要包括騰訊科技公司、央視動畫有限公司、迪士尼企業(yè)公司、喬丹有限公司等。

 

在所有涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權(quán)益保護(hù)的案件中，法院依據(jù)權(quán)利人的主張適用我國商標(biāo)法第三十二條，認(rèn)定訴爭商標(biāo)構(gòu)成侵犯權(quán)利人在先權(quán)益的案件共有36件，占比為53.7%，其中認(rèn)定構(gòu)成侵犯作品名稱在先權(quán)益的28件，占比為77%，涉及的作品名稱包括“鐵臂阿童木”“冰雪奇緣”“三生三世十里桃花”“英雄聯(lián)盟”等。

 

通過分析這些案件，可以發(fā)現(xiàn)涉及作品名稱在先權(quán)益的案件具有以下特點(diǎn)：

 

一是作品知名度高、受眾較廣。在關(guān)于作品名稱在先權(quán)益的案件中，涉及的作品通常具有較高的知名度，且受眾較廣，如“功夫熊貓KUNG FU PANDA”“三生三世十里桃花”“王者榮耀”等均為大眾熟知的作品。正是因?yàn)檫@些作品的高知名度，才使得其作品名稱具有辨識度，進(jìn)而產(chǎn)生一定的商業(yè)價值，可以作為在先權(quán)益予以保護(hù)。

 

二是作品名稱具有較強(qiáng)的“可識別性”。當(dāng)公眾在識別作品時，首先關(guān)注的往往是作品的名稱，也就是說作品名稱在作品和權(quán)利人之間建立起了聯(lián)系，具有一定的可識別性。作品名稱實(shí)際上起到了與商標(biāo)類似的、區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，使相關(guān)公眾能夠通過作品名稱與作品權(quán)利人相聯(lián)系，形成一一對應(yīng)關(guān)系。

 

三是所涉作品中，外國權(quán)利人較多。根據(jù)作品名稱在先權(quán)益保護(hù)相關(guān)案件的審理情況，案件涉及日本、英國、美國等國外權(quán)利人的約占55%，呈現(xiàn)出比例較高的特點(diǎn)。例如“阿童木”“小羊肖恩”“功夫熊貓”“007”等案件中涉及來自日本、英國、美國等國外的權(quán)利人。

 

四是作品名稱的保護(hù)范圍貼近日常生活。開發(fā)推廣衍生品是當(dāng)今文化娛樂行業(yè)較為常見的一種商業(yè)模式，作品的權(quán)利人通過衍生產(chǎn)品獲得更多的商業(yè)利益。因具有較高知名度的作品受眾較為廣泛，其衍生品往往會涉及各個日常生活領(lǐng)域，因此作品名稱在先權(quán)益的保護(hù)范圍并不限于其作品所屬領(lǐng)域，而是涵蓋了其知名度所及的日常生活領(lǐng)域。例如在“王者榮耀”案中，法院認(rèn)為游戲《王者榮耀》的知名度所及范圍能夠及于日常生活領(lǐng)域的商品，而訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的白酒等商品亦為日常生活領(lǐng)域的商品，“王者榮耀”作品名稱在先權(quán)益的保護(hù)范圍能夠及于白酒等商品。

 

四大因素值得考量

 

據(jù)宋魚水介紹，在審理的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件中，部分當(dāng)事人根據(jù)相關(guān)規(guī)定主張其作品名稱為商標(biāo)法所規(guī)定的在先權(quán)利時，法院通常考慮如下因素：所涉作品在著作權(quán)保護(hù)期限內(nèi)，其作品名稱在訴爭商標(biāo)申請注冊前具有一定知名度；訴爭商標(biāo)的申請注冊人主觀上存在惡意；訴爭商標(biāo)標(biāo)志與作品名稱相同或近似，且訴爭商標(biāo)指定使用的商品屬于在先作品名稱知名度所及的范圍；易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過在先作品所有人的許可或與其存在特定聯(lián)系。

 

首先，在判斷作品名稱是否具有一定知名度時，通常應(yīng)考慮作品的傳播方式、宣傳廣度與宣傳時間等因素。通常情況下，商業(yè)標(biāo)識需經(jīng)一段時間的宣傳或使用才能獲得知名度，但網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下傳播、宣傳的時間和成本降低，對作品知名度的判斷應(yīng)綜合考慮作品的特點(diǎn)、上線規(guī)律和行業(yè)運(yùn)行狀況等因素。如在“王者榮耀”案中，法院結(jié)合網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品在生命周期、營銷推廣策略、用戶規(guī)模等方面的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，認(rèn)定在訴爭商標(biāo)申請日前，《王者榮耀》游戲在上線短時間內(nèi)已獲得較高的搜索點(diǎn)擊量和廣泛的關(guān)注度，具有較高的知名度。

 

其次，在判斷作品名稱是否應(yīng)作為在先權(quán)益進(jìn)行保護(hù)時，訴爭商標(biāo)標(biāo)志應(yīng)與作品名稱相同或近似，主要判斷要素為訴爭商標(biāo)的顯著識別部分與作品名稱是否相同或近似。例如，在“小羊肖恩”案中，法院認(rèn)為訴爭商標(biāo)雖為圖文組合商標(biāo)，但其文字“小羊肖恩shaun the sheep”為訴爭商標(biāo)的顯著識別部分，該標(biāo)識與《小羊肖恩》的作品名稱及角色名稱完全相同。

 

在判斷訴爭商標(biāo)的注冊申請人主觀上是否存在惡意時，通常應(yīng)結(jié)合相關(guān)證據(jù)對訴爭商標(biāo)申請注冊時間、相同或近似商標(biāo)注冊的數(shù)量等因素綜合考慮。如在 “王者榮耀”案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院根據(jù)第三人申請帶有“王者榮耀”“王者”“榮耀”字樣的商標(biāo)、第三人的法定代表人同時擔(dān)任貴州王者榮耀酒業(yè)有限公司的法定代表人等情況，認(rèn)定訴爭商標(biāo)申請注冊人具有惡意。

 

最后，在認(rèn)定易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過在先作品所有人的許可或與其存在特定聯(lián)系時，需要考量訴爭商標(biāo)指定使用的商品是否屬于在先作品名稱知名度所及的范圍。在先作品名稱的保護(hù)范圍應(yīng)限于與作品及其衍生品所處領(lǐng)域相同、類似或具有較大關(guān)聯(lián)性的商品或服務(wù)。例如，在“冰雪奇緣”案中，法院認(rèn)定“按摩器械、理療設(shè)備”等商品，與目前商業(yè)環(huán)境下電影衍生品的覆蓋范圍差距較大，不易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過電影《冰雪奇緣》權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系；而“電視播放、有線電視播放”等服務(wù)以及“背包、錢包”等商品，則與其覆蓋范圍基本吻合，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。

 

宋魚水表示，在司法實(shí)踐中應(yīng)綜合考量上述四點(diǎn)因素，對具有較高知名度的作品名稱在先權(quán)益應(yīng)予以有效保護(hù)，避免相關(guān)公眾誤認(rèn)，規(guī)范商標(biāo)注冊使用秩序。（本報(bào)記者 祝文明）