案情                               當(dāng)事人

 

       上訴人（原審原告）：北京師范大學(xué)

 

       被上訴人（原審被告）：國家知識產(chǎn)權(quán)局

 

       原審第三人：劉某

 

       案由：商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛

 

       2006年7月11日，北京師范大學(xué)提出第5473604號“京師”商標(biāo)（簡稱訴爭商標(biāo)）的注冊申請，核定使用在第42類“法律服務(wù)；技術(shù)項目研究”等服務(wù)上，專用期限至2029年9月20日。

 

       2019年3月13日，原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（簡稱商標(biāo)評審委員會）作出商評字[2019]第50908號《關(guān)于第5473604號“京師”商標(biāo)無效宣告請求裁定書》（簡稱被訴決定），認(rèn)定：北京師范大學(xué)提交的在案證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈，證明訴爭商標(biāo)于2014年11月28日至2017年11月27日期間（簡稱指定期間）在核定使用的“法律服務(wù)”上進行了真實、有效的使用，商標(biāo)評審委員會決定：訴爭商標(biāo)在“法律服務(wù)”上予以撤銷注冊。

 

       北京師范大學(xué)不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。請求法院依法撤銷被訴決定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。

 

       在商標(biāo)評審階段，北京師范大學(xué)提交了以下主要證據(jù)：

 

       01.訴爭商標(biāo)檔案信息；

 

       02.北京師范大學(xué)于2018年8月10日出具的“關(guān)于授權(quán)'北京市京師律師事務(wù)所（簡稱京師律所）'使用'京師'商標(biāo)的情況說明”（原件），其中載明：“2010年7月1日，北京師范大學(xué)與黃某教授簽訂授權(quán)使用協(xié)議，允許其開辦的'北京市京師律師事務(wù)所'使用'京師'商標(biāo)，使用期限為黃某不再同時擔(dān)任北京師范大學(xué)教師和'北京市京師律師事務(wù)所'創(chuàng)始合伙人之日止。2015年7月，黃某不再擔(dān)任'北京市京師律師事務(wù)所'負(fù)責(zé)人，同時退出合伙。至此，北京師范大學(xué)對其使用'京師'的授權(quán)已經(jīng)終止。”

 

        03.北京師范大學(xué)（甲方）與黃某（乙方）于2010年7月1日簽訂的《商標(biāo)使用許可協(xié)議》及黃某的身份證、律師執(zhí)業(yè)證；

 

        04.北京市司法局律師管理系統(tǒng)查詢北京市京師律師事務(wù)所及黃某等相關(guān)介紹，顯示：2015年7月1日，黃某退伙備案申請審批通過，所屬律所為京師律所；

 

        05.京師律所舉辦、參加法律活動的網(wǎng)站宣傳報道頁面及圖片打印件；

 

        06.北京師范大學(xué)京師普法志愿者協(xié)會舉辦、參加活動的微信公眾號宣傳報道頁面打印件，微信公眾號名稱為“京師普法志愿者”；

 

        07.北京師范大學(xué)“北師大學(xué)生團體聯(lián)合會”新浪微博發(fā)布的活動報道頁面及圖片，未顯示有訴爭商標(biāo)；

 

        08.相關(guān)報刊、網(wǎng)絡(luò)媒體報道，未顯示有訴爭商標(biāo)；

 

        09.北京市司法局出具的證明文件復(fù)印件等，載明北京師范大學(xué)京師普法志愿者協(xié)會于2017年5月3日參加了“青春船長法治起航”活動，落款為北京市司法局法制宣傳處，時間為2018年8月12日;

 

        在原審訴訟階段，北京師范大學(xué)提交了以下主要證據(jù)：

 

        10.北京師范大學(xué)珠海分校事業(yè)單位法人證書和珠海京師社會工作中心登記證書復(fù)印件；

 

         11.北京師范大學(xué)授權(quán)珠海京師社會工作中心使用訴爭商標(biāo)的商標(biāo)使用許可協(xié)議復(fù)印件，許可期限為2010年5月1日至2019年9月20日；

 

         12.京師律所簽訂的法律服務(wù)代理協(xié)議及相應(yīng)發(fā)票復(fù)印件，系北京師范大學(xué)珠海分校委托京師律所作為代理人參加民事訴訟的委托代理協(xié)議；

 

         13.珠海京師社會工作中心簽訂的《關(guān)于購買親青家園異地務(wù)工青年綜合服務(wù)中心項目的協(xié)議》及銀行轉(zhuǎn)賬通知單復(fù)印件，共涉及三份協(xié)議；

 

         14.公證書復(fù)印件，公證內(nèi)容為珠海京師社會工作中心網(wǎng)站相關(guān)報道，主要為珠海京師社會工作中心、京師普法志愿者協(xié)會參與普法、提供社區(qū)服務(wù)的新聞報道，京師律所參與普法活動等；

 

         15.關(guān)于訴爭商標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)宣傳使用報道文章；

 

         16.北京師范大學(xué)珠海分校組織機構(gòu)代碼、百度百科介紹、北京師范大學(xué)校史等對“京師”名稱由來的記載；

 

          17.京師律所官網(wǎng)宣傳片視頻截圖；

 

          18.《關(guān)于高等學(xué)校開展社會服務(wù)有關(guān)問題的意見》；

 

          19. 黃某擔(dān)任京師律所創(chuàng)始合伙人期間簽署的常年法律顧問合同。

 

       在原審訴訟階段，劉東陽提交了以下主要證據(jù)：

 

       （1）京師律所于2019年8月13日出具的《聲明書》，載明：北京師范大學(xué)同黃某所簽訂的商標(biāo)許可協(xié)議不能代表其意志，其未同北京師范大學(xué)簽訂商標(biāo)使用許可合同，同時認(rèn)為其使用“京師”的商標(biāo)圖樣同訴爭商標(biāo)不同，不是對訴爭商標(biāo)的使用；

 

       （2）黃某（甲方）于2014年1月9日與他人簽訂的《京師律所轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，載明：京師所現(xiàn)由甲方全部出資并實際控制，其他合伙人無實際出資，不實際享有京師所權(quán)益也不實際承擔(dān)京師所義務(wù)，甲方保證京師所其他合伙人對甲方處置京師所的安排無任何異議；

 

       （3）（2018）京國信內(nèi)民證字第07101號公證書復(fù)印件，系對楊建華同微信名稱為黃某Henry教授律師的聊天記錄內(nèi)容的公證；

 

       （4）在先另案裁判文書。

 

       在二審訴訟階段，北京師范大學(xué)提交了以下證據(jù)（編號續(xù)前）：

 

       20.2017年11月27日前后，北京師范大學(xué)及其被許可人在“法律服務(wù)”上使用訴爭商標(biāo)的行為具體包括“京師法律實務(wù)大講堂”“法學(xué)京師”“京師法學(xué)名家講堂”及珠海京師社會工作中心和京師社工等活動，用以證明北京師范大學(xué)于指定期間之前、之內(nèi)及至今，連續(xù)不斷地在“法律服務(wù)”上對訴爭商標(biāo)進行真實、合法、有效的使用；

 

       21.2017年5月和2018年5月，珠海社會工作中心分別購買親青家園異地務(wù)工青年綜合服務(wù)中心項目（青少年權(quán)益維護）的合同和發(fā)票；

 

       22.2018年6月，珠海社會工作中心與珠海高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)司法所專業(yè)社會工作嵌入社區(qū)矯正與安置幫教服務(wù)項目合同；

 

       23.珠海京師社會工作中心在微信公眾號上推廣宣傳“京師”的報道；

 

       24.百度百科和網(wǎng)絡(luò)報道中認(rèn)可“普法教育”屬于法律服務(wù)。

 

       北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，北京師范大學(xué)提交的證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈，證明訴爭商標(biāo)于指定期間在“法律服務(wù)”上進行了真實、有效的商業(yè)使用。北京知識產(chǎn)權(quán)法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：駁回北京師范大學(xué)的訴訟請求。[1]

 

       北京師范大學(xué)不服原審判決，提起上訴。

 

       北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：一、在案證據(jù)可以相互印證，北京師范大學(xué)提交的《商標(biāo)使用許可協(xié)議》已實際履行，已形成有效證據(jù)鏈證明北京師范大學(xué)許可京師律所在“法律服務(wù)”上使用訴爭商標(biāo)，且京師律所于指定期間在其對外開展的法律服務(wù)活動中使用了訴爭商標(biāo)，因此可以視為北京師范大學(xué)于指定期間在訴爭商標(biāo)核定使用的“法律服務(wù)”上進行了使用。二、北京師范大學(xué)于指定期間在校內(nèi)舉辦了多期“京師法律實務(wù)大講堂”活動，先后邀請多位學(xué)者、法官與該校師生研討法律問題，該活動在服務(wù)目的、內(nèi)容、方式、對象等方面均與“法律研究”服務(wù)相近，可以視為在“法律研究”服務(wù)上的使用。“法律研究”系“法律服務(wù)”的下位概念，北京師范大學(xué)對訴爭商標(biāo)在“法律研究”服務(wù)上的使用能夠認(rèn)定為其在“法律服務(wù)”上的使用。不能因區(qū)分表的變化而否定北京師范大學(xué)實際的商標(biāo)使用行為，訴爭商標(biāo)在“法律服務(wù)”上的注冊應(yīng)當(dāng)予以維持，避免因區(qū)分表的變化損害商標(biāo)注冊人的利益。北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第二項、第三款之規(guī)定，判決：一、撤銷原審行政判決；二、撤銷被訴決定；三、國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。[2]

 

       重點評析

       商標(biāo)的生命在于使用，若商標(biāo)不進行使用，對商標(biāo)專用權(quán)的保護將缺乏實際意義?！渡虡?biāo)法》第四十九條第二款設(shè)立的連續(xù)三年不使用撤銷注冊商標(biāo)制度的立法目的便是為了促使商標(biāo)注冊人將其注冊商標(biāo)進行積極使用，發(fā)揮其商標(biāo)功能，避免商標(biāo)資源的閑置及浪費。

 

       商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品或服務(wù)來源的行為。商標(biāo)的本質(zhì)功能在于識別商品或服務(wù)的來源，只有商標(biāo)實際被用于商品或服務(wù)，使相關(guān)公眾能夠通過識別特定的商品或服務(wù)的提供者，商標(biāo)的經(jīng)濟價值才得以實現(xiàn)。

 

       本案中，北京師范大學(xué)在行政階段及訴訟階段提交了大量證據(jù)用以證明其于指定期間在“法律服務(wù)”上實際使用了訴爭商標(biāo)，國家知識產(chǎn)權(quán)局及原審法院經(jīng)審查認(rèn)為北京師范大學(xué)在商標(biāo)評審階段及原審訴訟階段提交的證據(jù)不足以證明商標(biāo)權(quán)人對訴爭商標(biāo)在“法律服務(wù)”上進行了實際使用，二審法院則認(rèn)為在案證據(jù)可以證明訴爭商標(biāo)于指定期間在核定使用的“法律服務(wù)”上進行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用。

 

       本案的二審爭議焦點為北京師范大學(xué)與京師律所簽訂的附條件解除的《商標(biāo)使用許可協(xié)議》及其在“法律研究”服務(wù)上的使用能否證明訴爭商標(biāo)于指定期間在核定使用的“法律服務(wù)”上進行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用。

 

        一、在許可法律關(guān)系中商標(biāo)使用的認(rèn)定

 

       “連續(xù)三年不使用”中的“使用”，包括商標(biāo)權(quán)人自行使用和許可他人使用，在撤銷復(fù)審行政程序中，許可使用協(xié)議可以作為商標(biāo)使用的證據(jù)，但其不能作為單獨的定案依據(jù)。通常情況，須綜合多份證據(jù)形成證據(jù)鏈，證明商業(yè)使用的事實。

 

        (―)依據(jù)商標(biāo)許可使用合同可認(rèn)定存在主觀使用意圖

 

       商標(biāo)注冊人可以通過簽訂商標(biāo)許可使用合同，許可他人使用其注冊商標(biāo)。對于依法成立的合同，自合同成立時生效，除非法律、行政法規(guī)明確規(guī)定以辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)為生效要件的。對于商標(biāo)許可合同，《商標(biāo)法》及《商標(biāo)法實施條例》僅規(guī)定應(yīng)當(dāng)備案，并不屬于辦理批準(zhǔn)、登記等為生效要件的情形，備案并非商標(biāo)許可合同生效的法定要件，只要合同雙方當(dāng)事人的意思表示真實，許可關(guān)系在雙方合同簽訂之時即成就。本案中，北京師范大學(xué)及劉某提交的證據(jù)共同印證了京師律所系由黃某出資設(shè)立并實際控制，其擔(dān)任該所實際控制人、創(chuàng)始合伙人、合伙人職務(wù)期間，黃某對外簽訂的合同具有法律效力。因此，北京師范大學(xué)與黃某簽訂的《商標(biāo)使用許可協(xié)議》為合法有效的商標(biāo)許可合同，該合同可以證明北京師范大學(xué)作為商標(biāo)權(quán)利人具有許可京師律所使用“京師”商標(biāo)的主觀意圖。

 

        (二)  依據(jù)商標(biāo)許可使用合同的實際履行情況可認(rèn)定商標(biāo)的真實使用

 

       商標(biāo)使用必須是在商業(yè)流通中發(fā)揮區(qū)分商品或者服務(wù)來源作用的使用。只有發(fā)揮了商品或服務(wù)來源識別作用的標(biāo)志的使用，才能被認(rèn)定為是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。如果僅僅是單純的許可他人使用自己的商標(biāo)或轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)，而許可人和被許可人均沒有對商標(biāo)進行實際的使用，該行為也不能認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用。[3]

 

       本案中，北京師范大學(xué)與黃某簽訂的《商標(biāo)使用許可協(xié)議》性質(zhì)為附解除條件的合同，該合同的履行期間自2010年7月1日至2015年7月1日。北京師范大學(xué)提交的京師律所舉辦、參加法律活動的網(wǎng)站宣傳報道及黃某擔(dān)任京師律所創(chuàng)始合伙人期間簽署的常年法律顧問合同，可以證明黃某及京師律所于合同履行期間，在其主辦網(wǎng)站上及對外提供的“法律服務(wù)”中使用了“京師”商標(biāo)及與“京師”有簡繁體字、排列方式及背景圖形差別的“京師”標(biāo)志。

 

       商標(biāo)權(quán)人實際使用的商標(biāo)不同于其注冊商標(biāo)，但如果該標(biāo)志保留了注冊商標(biāo)的顯著特征，能夠有助于維持服務(wù)和服務(wù)來源之間的特定聯(lián)系，且實際使用的商品或服務(wù)與注冊商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)相同，則該商標(biāo)的使用行為可以被認(rèn)定為注冊商標(biāo)的使用。通常認(rèn)為，使用繁體字的標(biāo)志與使用簡體字的標(biāo)志雖然外觀不同，但由于呼叫相同，且根據(jù)我國相關(guān)公眾的認(rèn)知水平，能夠認(rèn)為兩個標(biāo)志是同一商標(biāo)的，即使改變了注冊商標(biāo)的書寫方式，也構(gòu)成“連續(xù)三年不使用”中的“使用”。除了繁體的轉(zhuǎn)換，注冊商標(biāo)書寫方式的改變還包括書寫順序的改變、書寫字體之間的轉(zhuǎn)換等。[4]本案中，黃某及京師律所在其主辦網(wǎng)站上及對外提供的“法律服務(wù)”中使用的“京師”標(biāo)志與訴爭商標(biāo)“京師”雖有簡繁體字的差異，但呼叫、含義相同，能夠認(rèn)為二者是同一商標(biāo)，故對“京師”的使用行為屬于對訴爭商標(biāo)“京師”的使用。

 

       由以上事實可知，商標(biāo)許可使用合同已經(jīng)實際履行，發(fā)揮了識別服務(wù)來源的作用，可被認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。

 

       二、商標(biāo)被許可使用人自制證據(jù)難以推翻既存的商標(biāo)許可使用關(guān)系

 

       我國民法總則第七條規(guī)定，民事主體從事民事活動，應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，秉持誠實，恪守承諾。民事主體在進行民事活動、民事訴訟行為時，應(yīng)對自己以及言詞作出的各種表示負(fù)責(zé)，不得隨意否定在先言詞的言論或行為，即民事主體應(yīng)當(dāng)對自己的言行負(fù)責(zé)，信守承諾，不得出爾反爾。一般情況下，當(dāng)事人提交了商標(biāo)許可使用合同，且合同雙方當(dāng)事人對其真實性沒有異議的情況下，可以認(rèn)定許可關(guān)系的存在，除非對方當(dāng)事人有足夠的證據(jù)予以推翻。

 

       本案中，根據(jù)劉某提交的黃某于2014年1月9日與他人簽訂的《京師律所轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，京師律所由黃某全部出資并實際控制，其他合伙人無實際出資，不實際享有京師律所權(quán)益也不實際承擔(dān)京師律所義務(wù)，即劉某自認(rèn)黃某為京師律所的全資創(chuàng)始合伙人及實際控制人。黃某作為京師律所的全資創(chuàng)始合伙人及實際控制人與北京師范大學(xué)于2010年7月1日簽訂的《商標(biāo)使用許可協(xié)議》合法有效，且無相反證據(jù)可以證明該協(xié)議存在法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)無效或可撤銷的情形。在許可協(xié)議實際履行期間，黃某及京師律所對訴爭商標(biāo)在“法律服務(wù)”上進行了真實、有效的商業(yè)使用。截至許可協(xié)議履行完畢，在案無證據(jù)證明黃某及京師律所對許可協(xié)議的內(nèi)容作出否認(rèn)表示或提出異議。劉某為了證明北京師范大學(xué)與黃某簽訂的許可協(xié)議不能代表京師律所的意志，向法院提交了該所于2019年8月13日自制的《聲明書》，否認(rèn)京師律所與北京師范大學(xué)的商標(biāo)許可使用關(guān)系。綜合上述事實，對于其《聲明書》的證明力，應(yīng)結(jié)合在案證據(jù)進行判定。

 

       首先，“禁反言”原則，禁止當(dāng)事人否認(rèn)其在先陳述的真實性，或否認(rèn)其引導(dǎo)他人相信存在的事實。上述許可協(xié)議合法有效，且已經(jīng)實際履行，劉某在訴訟階段所舉證的內(nèi)容使他人確信京師律所系由黃某出資設(shè)立并實際控制。劉某提交京師律所自制《聲明書》，用以證明許可協(xié)議不能代表京師律所的意志，否認(rèn)京師律所與北京師范大學(xué)的商標(biāo)許可使用關(guān)系，其行為系否認(rèn)其引導(dǎo)他人相信存在的事實，違反了“禁反言”原則。其次，根據(jù)在案證據(jù)，京師律所為訴爭商標(biāo)的被許可人、實際使用人，其舉證訴爭商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的行為，有違誠實信用原則。最后，許可協(xié)議在先簽訂并已實際履行，京師律所在協(xié)議履行完畢的數(shù)年后才出具自制《聲明書》否認(rèn)其創(chuàng)始合伙人及實際控制人在先簽訂的許可協(xié)議不能代表其意志，其所舉證據(jù)及證明內(nèi)容自相矛盾。

 

       綜合以上事實，京師律所自制的《聲明書》不足以推翻其與北京師范大學(xué)之間商標(biāo)許可使用關(guān)系，應(yīng)不予采信。

 

       三、注冊商標(biāo)使用商品或服務(wù)應(yīng)為核定使用的相同商品或服務(wù)

 

       原則上，注冊商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)為“連續(xù)三年不使用”中使用的對象，在除此之外的商品或服務(wù)上的使用不能產(chǎn)生維持商標(biāo)注冊的效力。在核定使用商品或服務(wù)尚未使用或長期停止使用，而在與核定使用的商品或服務(wù)類似的商品或服務(wù)上使用，不能視為“連續(xù)三年不使用”中的使用。

 

       本案中，北京師范大學(xué)于指定期間在校內(nèi)舉辦了多期“京師法律實務(wù)大講堂”活動，先后邀請多位學(xué)者、法官與該校師生研討法律問題，該活動在服務(wù)目的、內(nèi)容、方式、對象等方面均與“法律研究”服務(wù)相近，可以視為在“法律研究”服務(wù)上的使用。北京師范大學(xué)于2006年7月11日依據(jù)當(dāng)時的區(qū)分表在“法律服務(wù)”上申請注冊訴爭商標(biāo)。指定期間適用的第八版區(qū)分表中已無“法律服務(wù)”具體服務(wù)名稱，其變更為第八版及之后的各版區(qū)分表中類似群組的名稱。

 

       區(qū)分表的變化導(dǎo)致訴爭商標(biāo)核定使用的服務(wù)轉(zhuǎn)化為非規(guī)范服務(wù)，商標(biāo)注冊人主客觀上均不存在過錯，不能讓商標(biāo)注冊人承擔(dān)因區(qū)分表變化導(dǎo)致的不利法律后果，否定其實際的商標(biāo)使用行為。對于訴爭商標(biāo)在“法律研究”服務(wù)上的使用是否構(gòu)成訴爭商標(biāo)在“法律服務(wù)”上使用的判定，應(yīng)結(jié)合服務(wù)特點及區(qū)分表變化背景綜合認(rèn)定。本案中，北京師范大學(xué)實際使用的“法律研究”服務(wù)與“法律服務(wù)”在服務(wù)目的、內(nèi)容、方式、對象等方面均相近，且根據(jù)第八版及之后各版區(qū)分表的劃分“法律服務(wù)”的范圍包括“法律研究”，可以認(rèn)定“法律研究”系“法律服務(wù)”的下位概念，進而北京師范大學(xué)對訴爭商標(biāo)在“法律研究”服務(wù)上的使用能夠認(rèn)定為其在“法律服務(wù)”上的使用。

 

       總而言之，在撤銷復(fù)審行政程序中，商標(biāo)許可使用合同可以作為商標(biāo)使用的證據(jù)，但其不能作為單獨的定案依據(jù)，應(yīng)綜合多份證據(jù)形成證據(jù)鏈，證明注冊商標(biāo)進行了商業(yè)使用的事實。對于違反“禁反言”原則的《聲明》及相關(guān)證據(jù)，法院未予采信于法有據(jù)。當(dāng)事人應(yīng)對自己以及言詞作出的各種表示負(fù)責(zé)，不得隨意否定在先言詞的言論或行為。