商標惡意申請大概分為三種形式：第一種形式是惡意搶注他人商標的行為；第二種形式是損害他人在先權利的搶注行為；第三種形式是以獨占公共資源或者損害公共利益、有違社會主義道德風尚的搶注行為。

 

       筆者結合實踐，主要針對第一種商標惡意申請的情形，即惡意搶注他人商標的行為進行分析。

 

       關于惡意搶注他人商標的行為，主要分為三種情況：

 

       一是針對國內具有一定知名度的商標在非類似商品或服務上進行搶注；

 

       二是對具有一定知名度的注冊商標進行抄襲、摹仿；

 

       三是根據(jù)商標注冊地域性保護原則的特點，針對權利人尚未注冊的商標在尚未注冊的地域進行搶注。

 

       一、針對國內具有一定知名度的注冊商標在非類似商品或服務上的搶注行為

 

       根據(jù)《商標審查及審理標準》的規(guī)定，判定商標近似需要同時滿足商標標識相同或近似，以及指定商品或服務項目相同或類似兩個要件。除非在先商標為馳名商標或者具有較高的知名度，以及商標申請人具有明顯的主觀惡意。否則，一般情況下，即使在非類似商品或服務上申請與他人具有一定知名度的相同商標，由于商品的功能特點、銷售渠道、消費群體存在較大差異，國家知識產(chǎn)權局一般情況下也會核準該商標的注冊。

 

       在現(xiàn)有商標審查制度的基礎上，就大量存在將他人已注冊的知名商標在不相同或不相類似的商品或服務上進行搶注，甚至在相同類別上，將他人商標在不構成類似商品或服務的商品或服務項目上進行搶注。

 

       案例一：第8954652號“圖片”商標無效宣告案

 

       在第8954652號“圖片”爭議商標無效宣告案中，申請人道達爾股份有限公司的引證商標“圖片”“圖片”在潤滑油、機油商品上已經(jīng)具有一定知名度，而爭議商標的原注冊人曾經(jīng)銷售引證商標的潤滑油產(chǎn)品，后將商標轉讓給被申請人。

 

       國家知識產(chǎn)權局經(jīng)過審理后認為：1、爭議商標指定使用的輪胎翻新等服務與引證商標核定使用的潤滑油、柴油機油等商品未構成類似商品/服務，爭議商標與引證商標未構成類似商品/服務上的近似商標，故爭議商標的注冊未違反《商標法》第三十條的規(guī)定。2、申請人提交的在案證據(jù)雖能證明引證商標在柴油機油、潤滑油商品上已具有一定知名度，但不足以證明在爭議商標申請日前在柴油機油、潤滑油商品上已被相關公證所熟知。因此，爭議商標的注冊未違反《商標法》第十三條第三款的規(guī)定。3、本案申請人雖然提交了公證書，能夠證明爭議商標的原注冊人銷售并知曉申請人“快馳”“QUARTA”商標的潤滑油。但申請人在先使用的潤滑油、柴油機油等商品與爭議商標指定使用的輪胎翻新等服務存在一定差異，上述商品/服務未構成類似商品/服務，故爭議商標的注冊未違反《商標法》第十五條第二款的規(guī)定。4、申請人提交的在案證據(jù)不能證明其“QUARTZ”“快馳”商標在與爭議商標指定使用的輪胎翻新等相同或類似服務上已在中國大陸在先使用并產(chǎn)生一定影響。故爭議商標的注冊未違反《商標法》第三十二條關于“也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”的規(guī)定，也未違反《商標法》第十條第一款第（七）、（八）項、第四十四條第一款所規(guī)定的情形，最終維持爭議商標的注冊。

 

       案例二：第26343005號“圖片”商標無效宣告案

 

       而在第26343005號“威瑞森”爭議商標無效宣告案中，威瑞森公司名下的引證商標“圖片”在通訊服務領域經(jīng)過使用具有一定知名度，他人將“威瑞森”商標在第14類“工業(yè)用油脂”等商品上進行注冊。國家知識產(chǎn)權局認定：1、爭議商標與引證商標未構成《商標法》第三十一條所指使用在同一種或類似商品上的近似商標。2、難以認定爭議商標的注冊申請損害了威瑞森公司及其關聯(lián)主體的在先商號權益，未違反《商標法》第三十二條規(guī)定。3、爭議商標未違反《商標法》第十三條第三款、第十條第一款第（七）、（八）項、第四十四條第一款等規(guī)定，維持爭議商標的注冊。

 

       北京知識產(chǎn)權法院和北京市高級人民法院雖同樣認可爭議商標與引證商標未構成近似商標。但通過在案證據(jù)可知威瑞森公司名下“VERIZON”商標在通訊服務領域具有較強的顯著性和知名度，經(jīng)過威瑞森公司宣傳使用，“VERIZON”與“威瑞森”已形成穩(wěn)定的對應關系。被申請人在不同類別上申請注冊了13件商標，其中包括在不同類別上申請注冊的“威瑞森”“威瑞森Verizon”等7件商標。上述7件商標與威瑞森公司在先商標相同或近似，此行為難謂巧合。因此，被申請人申請注冊爭議商標具有明顯翻譯、搶注他人具有較高知名度商標的惡意，構成《商標法》第四十四條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”的情形，最終爭議商標予以宣告無效。

 

       這兩個案例頗為相似，都是在先商標在自身的行業(yè)內經(jīng)過使用具有一定知名度，行政機關也對其知名度予以認可。但是卻因為惡意商標搶注在非類似商品或服務上，因此適用《商標法》第三十條“相同或類似商品/服務上的近似商標”，以及《商標法》第三十二條“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”的規(guī)定都無法對惡意搶注商標進行打擊。而第二個案例中，之所以爭議商標不予注冊，是由于惡意申請人在多個類別上申請了與引證商標相同或較為近似的商標，證明了申請人主觀的惡意，最終使爭議商標被宣告無效。

 

       二、對具有一定知名度的注冊商標進行抄襲、摹仿

 

       針對注冊商標進行抄襲、摹仿，主要體現(xiàn)在：將他人注冊商標進行拆分、變字或者加入顯著性較弱的詞匯后進行惡意注冊。

 

       目前，隨著對惡意注冊商標行為打擊力度的不斷增加，惡意商標注冊人已經(jīng)很少直接對他人商標進行復制，而是采取了更為隱蔽的方式進行抄襲、摹仿，在通過國家知識產(chǎn)權局的注冊審查后，再在實際使用過程中，通過商標變形的方式惡意摹仿他人商標的標識及商品包裝，從而造成消費者對商品或服務來源的混淆誤認。

 

       案例三：第8983818號“圖片”商標無效宣告案

 

       在第8983818號“Halrie”爭議商標無效宣告案中，國家知識產(chǎn)權局認定：根據(jù)申請人提交的證據(jù)能夠證明其使用在“電冰箱”商品上的“海爾”“Haier”商標曾獲得《商標法》第十三條保護，且法院在先判決中，申請人商標亦受到保護。本案中，爭議商標指定使用的“家用電動榨水果機、旋轉式脫水機”等商品與申請人“Haier”商標具有較高知名度的“電冰箱”商品均為家電類商品，在功能、用途、消費對象上具有一致性，已構成密切關聯(lián)商品，爭議商標“Halrie”與申請人已為相關公眾廣為知曉的“Haier”商標在文字構成、呼叫上高度近似，被申請人注冊爭議商標的行為難言善意，在“海爾”“Haier”商標具有很強獨創(chuàng)性和較高知名度的情況下，雙方商標若共存市場可能使相關公眾誤認為爭議商標與申請人存在關聯(lián)性，從而使申請人利益可能受到損害。因此，爭議  商標已構成《商標法》第十三條第三款所指情形。最終，爭議商標被宣告無效。

 

       本案中，單從兩件商標標識的字母構成來看，兩者在字母構成上存在較大差異，僅前兩個字母完全相同，其他字母尚存在較大差異。但從兩件商標標識的整體外觀來看，兩者視覺效果存在較高近似，尤其是法院在先判例中，本案被申請人存在實際仿冒申請人商品的行為，主觀上存在明顯惡意，因此最終得到國家知識產(chǎn)權局的支持。

 

       案例四：“納*德”商標異議案

 

       在“納*德”商標異議案中，被異議商標與異議人引證商標完全相同，但是雙方商標指定商品不類似。因此，國家知識產(chǎn)權局認定：由于商標指定使用商品或服務的功能用途、服務內容差異顯著，不屬于類似商品或服務，故雙方商標未構成使用于類似商品或服務上的近似商標，維持了被異議商標的注冊。

 

       而同樣在另一起“納*德”商標異議案中，雖然國家知識產(chǎn)權局仍然認定雙方商標未構成使用在類似商品上的近似商標。但是被異議人申請注冊四百余件商標，其中大量商標均與他人在先注冊使用的商標近似，且已有多家企業(yè)對其已經(jīng)初審公告的多件商標提出異議。結合本案被異議商標與引證商標文字相同的事實，國家知識產(chǎn)權局認為被異議人的行為具有明顯的抄襲、摹仿他人商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，違背《商標法》關于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的立法精神。最終，被異議商標不予注冊。

 

       在這兩例案件中，兩件引證商標均為無含義的臆造詞，具有一定獨創(chuàng)性，但是兩個案件的區(qū)別在于引證商標的知名度，商品關聯(lián)性以及爭議商標申請人的主觀惡意。尤其是“納*德”案例中，完全相同的在先商標，卻因為爭議商標申請人的主觀惡意具有不同的裁判結果。

 

       三、根據(jù)商標注冊地域性保護原則的特點，針對權利人尚未注冊的商標在尚未注冊的地域進行搶注

 

       由于商標具有地域性，因此，將商標權利人的商標在其尚未進行布局的國家/地區(qū)進行搶先注冊也是非常常見的情形，如我國很多大品牌在國外均有被搶注的記錄，如王致和、同仁堂等。當然在國外具有一定知名度的商標，由于沒有及時在中國進行注冊，等準備進入中國市場的時候卻發(fā)現(xiàn)商標早已被他人搶先注冊也是存在的。

 

       針對國內搶注商標的行為進行打擊，一般情況下主要依據(jù)《商標法》第三十二條，即“以在先使用并具有一定影響”進行維權，外國企業(yè)必須要證明自己的商標在惡意搶注商標申請日前就已經(jīng)在中國使用并具有一定的影響，這一點對于大多數(shù)外國企業(yè)來說都比較困難，因為多數(shù)在先商標并未在中國進行過使用。

 

       案例五：第9405556號“圖片”異議復審行政訴訟案

 

       在第9405556號“BARRUA”異議復審行政訴訟案件中，被異議商標指定使用在第33類“開胃酒、葡萄酒”等商品上，原商標局和商標評審委員會均未認可被異議商標的惡意，維持了被異議商標的注冊。而一審法院和二審法院認定：“BARRUA”為無含義的英文字母組合，有較強獨創(chuàng)性，在案證據(jù)可以證明在被異議商標申請日之前，異議人的“BARRUA”紅葡萄酒經(jīng)宣傳報道和實際銷售已在中國具有一定知名度。被異議人將與他人在先使用并已在相關消費者中產(chǎn)生一定知名度和標志完全相同的商標注冊使用在與異議人在先使用商品相類似的商品上，其意圖難謂正當，已構成“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”之情形。最終，被異議商標不予注冊。

 

       案例六：第11837645號“圖片”商標無效宣告案

 

       而在第11837645號“BLUEBOTTLE”商標無效宣告案件中，申請人藍瓶公司于2002年注冊“bluebottlecoffee.com”域名，財富、豆瓣網(wǎng)站、網(wǎng)易新聞、搜狐居家等多家網(wǎng)站于2011-2015年期間登載關于藍瓶咖啡的文章，土豆網(wǎng)用戶于2011年上傳“你試過舊金山著名的藍樽咖啡Blue Bottle Coffee嗎？”等視頻，主要報道藍瓶咖啡在美國、東京等中國境外的經(jīng)營情況。

 

       被申請人在第35、43類服務上申請注冊“藍樽、The Blue Bottle藍樽”等商標，并開辦www.bluebottle.cn網(wǎng)站，且于2015年認證“藍樽咖啡Bluebottlecoffee”微信公眾號及部分文章。

 

       二審法院認定：申請人自認尚未在中國境內開設咖啡店鋪，雖然已有網(wǎng)絡等部分媒體對藍瓶公司進行宣傳報道，但均集中于咖啡館相關業(yè)務，與爭議商標核定使用的廣告、為零售目的在通訊媒體上展示商品等服務無關。因此，藍瓶公司在中國境內并未形成在訴爭商標核定使用的服務上可受法律保護的商號權益，訴爭商標未違反《商標法》第三十二條“不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”的規(guī)定。

 

       《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條規(guī)定，在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標，如果在先使用商標已經(jīng)有一定影響，而商標申請人明知或應知該商標，即可推定其構成“以不正當手段搶先注冊”。在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，可以認定為有一定影響。在先使用人主張商標申請人在與其不相類似的商品上申請注冊其在先使用并有一定影響的商標，違反《商標法》第三十二條規(guī)定的，不予支持。

 

       本案中，藍瓶公司提交的在案證據(jù)集中在相關網(wǎng)絡媒體、境外出版物對藍瓶公司在中國境外相關業(yè)務的報道，雖然部分公證書顯示淘寶網(wǎng)中有店鋪銷售藍瓶公司的相關商品，但相關公證書形成于2015年。從為數(shù)不多的銷售記錄看，既未發(fā)生于訴爭商標申請日前，也無法證明在中國境內形成了穩(wěn)定的消費群體，已經(jīng)通過淘寶網(wǎng)海外代購等模式使藍瓶公司的“blue bottle”在中國境內成為有一定影響的商標。因此，爭議商標未違反《商標法》第三十二條中“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的規(guī)定，最終予以維持注冊。

 

       在這兩個案件中，之所以有不同的審判結果，主要是考慮到在先商標是否在爭議商標指定相同或類似的商品或服務上在中國在先使用并具有一定知名度。而在先商標在中國在先使用并具有一定影響的情況下，在先商標本身的獨創(chuàng)性可以作為惡意商標申請人有接觸在先商標可能性的考量因素之一。

 

       四、啟發(fā)和建議

 

       通過上述案例中，我們不難發(fā)現(xiàn)，國家行政機關和司法機關在不斷加大對惡意商標注冊的打擊力度。

 

       在立法層面，在近兩次商標法的修改中，都完善了對惡意商標注冊的法律規(guī)定。2019年10月17日，國家知識產(chǎn)權局出臺了《關于規(guī)范商標申請注冊行為的若干規(guī)定》，2021年3月15日，國家知識產(chǎn)權局又發(fā)布《關于打擊商標惡意搶注行為專項行為方案》，不斷加大對商標惡意搶注行為的打擊力度。

 

       在執(zhí)法層面，在《商標法》和《商標審查及審理標準》不斷修改、完善的情況下，如果商標申請人具有明顯的主觀惡意，國家知識產(chǎn)權局可以依職權主動駁回該商標的注冊。目前，對于申請人名下大量申請商標的行為，國家知識產(chǎn)權局會以無實際使用意圖，存在惡意囤積商標的行為直接予以駁回。如果權利人可以提供搶注人惡意的證據(jù)，也可以在注冊階段通過向國家知識產(chǎn)權局提供線索或建議，由國家知識產(chǎn)權局依職權主動駁回，不必再等待商標初審公告后提出異議申請，可以更加迅速、及時地進行維權。

 

       在維權層面，上述部分案例似乎可以給權利人一絲曙光，如果無法證明在先商標在中國在先使用并具有一定影響的情況下，可以從惡意商標注冊人的主觀惡意和囤積商標的角度提起異議或爭議，同樣可以達到維權的目的。而囤積商標的行為單從商標注冊人名下的商標就可以一目了然，維權和舉證似乎更容易一些。但實際上并不是每個案件都能那樣幸運，在國家知識產(chǎn)局不斷依職權主動駁回大量囤積商標行為后，相信很快惡意商標注冊人也不會再這樣赤裸裸的大量囤積和搶注商標。

 

       因此，對于企業(yè)而言，一定要重視商標布局，在準備進入相應國家和地區(qū)時，就應當及時進行商標布局，防患于未然。無數(shù)個案例告訴我們，主動進行商標布局永遠比被他人搶注后再維權付出的成本和努力要少很多。

 

       此外，在商標申請的注冊制度上，可以參考英美法系國家引入基于使用的商標申請注冊制度，這樣可以有效的遏制惡意商標搶注行為，減少商標囤積行為，切實維護商標實際使用人的合法權益。