一、案情回顧

 

       殼牌品牌國際股份公司是世界領先的石油和能源公司，自1982年起陸續(xù)在“潤滑油、潤滑劑、工業(yè)用油”等相關商品類別上注冊了“殼牌”“SHELL”“喜力”“HELIX”及“圖片”等商標，并授權殼牌（中國）有限公司在中國使用（殼牌品牌國際股份公司和殼牌（中國）有限公司合稱“殼牌公司”）。

 

       自2008年起，王某與其妻子宋某在內地先后設立了清河縣安耐馳潤滑材料有限公司（簡稱“安耐馳公司”）、河北劍馳潤滑油有限公司（簡稱“劍馳公司”）和北殼潤滑油（北京）有限公司（簡稱“北殼公司”），申請注冊了“口殼喜”“牌力”“北殼”“圖片”等商標，并通過淡化 “口殼喜”商標中“口”字、將“口殼喜”“牌力”商標上下排列等方式，在其生產、銷售的侵權潤滑油產品上使用上述注冊商標。此外，涉案侵權潤滑油產品上還使用了與殼牌公司注冊商標高度相似的“HELDEX”“HLIEX”“SheH”等標識。

 

 

（涉案侵權潤滑油產品包裝圖示例）

 

        2010年和2013年，王某在香港分別注冊成立“殼牌（統(tǒng)一）力士北京大興股份有限公司”和“殼牌（中國）股份有限公司”。殼牌公司發(fā)現并投訴后，該兩公司分別于2016年和2017年被香港公司注冊處除名。

 

       自2014年起，王某與北殼公司又先后注冊“qiaopaixili.com”“beishell.com”“kepaixili.com”等域名及“北殼潤滑油”微信公眾號，通過網站及微信推廣和銷售侵權產品，并且照搬殼牌公司網站的宣傳介紹內容，進行虛假宣傳，進一步誤導消費者認為其與殼牌公司存在特定聯系。

 

        2018年，殼牌公司在北京知識產權法院提起訴訟，請求法院判令北殼公司、劍馳公司、安耐馳公司及王某、宋某停止商標侵權及不正當競爭行為，變更企業(yè)名稱，登報消除侵權影響，并且連帶賠償殼牌公司的經濟損失及合理維權支出。

 

        二、法院判決

 

       北京知識產權法院認為：北殼公司和劍馳公司生產、銷售涉案侵權潤滑油產品，王某和北殼公司在網站及微信公眾號使用與殼牌公司注冊商標相同及近似標識，以及王某注冊域名的行為侵犯了殼牌公司的注冊商標專用權。同時，安耐馳公司注冊與殼牌公司商標近似的商標并許可北殼公司及劍馳公司使用，并與宋某共同提供銀行賬戶用于收取銷售侵權產品的貨款，各被告具有主觀上的意思聯絡，構成共同侵權。此外，北殼公司使用與殼牌公司字號相近似的“北殼”作為企業(yè)字號，足以引人誤認為與殼牌公司存在特定聯系。北殼公司及王某在網站及微信公眾號的宣傳內容亦構成引人誤解的虛假宣傳。

 

       綜上，北京知識產權法院判令：各被告立即停止商標侵權行為和虛假宣傳的不正當競爭行為，登報消除不良影響，北殼公司停止在潤滑油及類似商品上使用現企業(yè)名稱，并且判令各被告賠償殼牌公司商標侵權的經濟損失500萬元，不正當競爭行為的經濟損失20萬元及合理維權開支53萬余元。

 

        一審判決作出后，有當事人提起上訴，北京市高級人民法院經審理后維持原判。

 

        三、要點評析

 

        1. 厘清被告之間的關聯關系，追究股東/實際控制人的連帶責任

 

       現代公司法制度以公司法人人格獨立和股東有限責任為原則，因此，在商標侵權及不正當競爭案件中，追究股東或實際控制人的連帶侵權責任需以其與公司構成共同侵權為前提。共同侵權的成立，要求各個侵權人具有主觀上的意思聯絡和客觀上的共同行為，因此，原告舉證的關鍵即在于股東之間、公司之間、股東與公司之間存在的關聯性，以及各主體在侵權行為上的協同性。在商標侵權及不正當競爭案件的司法實踐中，被告之間具有關聯關系的情形主要包括：

 

      （1）   股東之間存在血親或姻親關系；

 

      （2）   不同公司的法定代表人、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員全部或部分重合或存在交叉；

 

      （3）   不同公司的登記注冊地址、辦公地址、通信地址相同或接近；

 

      （4）   個別公司申請、注冊商標并許可其他關聯公司使用；

 

      （5）   股東或實際控制人的個人銀行賬戶用于收取公司款項；

 

      （6）   股東或實際控制人申請、注冊商標、域名并許可公司使用等。

 

       本案中，王某與宋某系夫妻關系，王某為北殼公司、劍馳公司、安耐馳公司的法定代表人和后兩家公司的股東，曾在香港設立“殼牌（統(tǒng)一）力士北京大興股份有限公司”，并伙同劍馳公司另一股東韓某在香港設立“殼牌（中國）股份有限公司”用于銷售侵權產品和招攬加盟代理商。王某亦注冊“qiaopaixili.com”域名并用于對北殼公司和侵權產品的宣傳推廣。宋某是北殼公司、劍馳公司、安耐馳公司的股東，北殼公司的實際控制人，并且為上述公司銷售侵權產品提供收款賬戶。因此，本案各被告既具有關聯關系，又分工合作配合實施侵權行為。基于此，兩審法院均認定各被告構成共同侵權行為，并需承擔連帶賠償責任。

 

        2. 靈活應用多種維權手段，從容應對復雜侵權行為

 

        在商標侵權及不正當競爭案件中，被告實施的往往并非單一的侵權行為，其侵權行為多呈現全方面、立體化的特點。被告典型的侵權行為通常包括：

 

      （1）   申請、注冊、使用與權利人相同或近似的標識；

 

      （2）   生產、銷售帶有侵權標識的侵權產品；

 

      （3）   在境內外登記設立與權利人企業(yè)字號相同或近似的公司；

  

      （4）   將權利人的商標、字號等注冊域名、微信公眾號等；

 

      （5）   抄襲權利人的宣傳文案，或故意虛構與權利人的關聯關系，實施引人誤解的虛假宣傳行為等。

 

       面對復雜多樣的侵權行為，權利人宜靈活運用多種維權途徑，通過其他手段與民事訴訟手段的協同配合，最大限度減少侵權行為對權利人的負面影響。本案中，針對王某在香港注冊的兩個“假冒殼牌公司”，殼牌公司第一時間向香港公司注冊處投訴將其除名；針對被告注冊的域名“qiaopaixili.com”，殼牌公司通過提起域名爭議仲裁程序，取得了亞洲域名爭議解決中心對被告構成惡意注冊使用域名行為的認定，并成功確認被告對該域名不享有權益。同時，殼牌公司還在各地工商行政管理或市場監(jiān)督部門的協助下，通過行政投訴執(zhí)法程序，取得了各被告實施侵權行為和獲利的直接證據。

 

        3. 商標法再修有望破解被告自有注冊商標抗辯的應對困境

 

       本案中，被告以其在 “潤滑油”等商品上注冊有“口殼喜”“牌力”“北殼”“圖片”等商標，系合法使用自身注冊商標為由抗辯不構成商標侵權。對此，殼牌公司通過向國家知識產權局商標局提起無效宣告程序，成功無效了被告持有的所有注冊商標。本案的兩審法院均未支持被告的抗辯理由。

 

       司法實踐中，被告以使用自有注冊商標和/或享有在先權利為由進行抗辯的情形并不少見，往往權利人會通過提起商標無效宣告程序掃清維權障礙，但根據《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款[1]，如果原告未能及時無效被告的注冊商標，除非能夠證明被告超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用注冊商標，并且與其注冊商標構成相同或者近似，否則原告可能面臨被法院駁回起訴的潛在風險。

 

       然而，2023年1月13日國家知識產權局最新發(fā)布的《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）》（簡稱“征求意見稿”）加大了對商標惡意注冊行為的打擊力度，有望擴大馳名商標的保護范圍，或為權利人提供新的維權思路和手段。

 

       根據征求意見稿第四十五條第一款[2]的規(guī)定，權利人在對被訴侵權人注冊商標提起無效宣告請求的同時，可以在該注冊商標違反馳名商標保護條款，違反代理人、代表人、利害關系人搶注條款或違反保護在先權利條款的情形下請求將該注冊商標移轉至自己名下，對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。征求意見稿第四十八條第三款[3]還規(guī)定了商標核準注冊后、被宣告無效前，商標注冊人或被許可人具有惡意的情形下，使用該商標侵犯他人注冊商標權的行政責任。

 

       如果前述規(guī)定能夠最終通過和實施，他人搶注權利人商標或申請注冊與權利人商標相同或近似標識用于侵權的行為將有望從源頭得到遏制。即使該等商標經被訴侵權人注冊，權利人仍可在符合條件的情況下申請將商標移轉至自己名下，大大簡化了現行法律規(guī)定下權利人在侵權訴訟前所需訴諸的行政前置程序。