一、問題的提出

 

       馳名商標(biāo)相比于普通的注冊商標(biāo)而言，應(yīng)該獲得更大范圍的保護(hù)，這已經(jīng)成為理論和司法實(shí)踐中的共識(shí)。根據(jù)《商標(biāo)法》第13條第3款的具體規(guī)定，相比于普通的注冊商標(biāo)，我國對未注冊的馳名商標(biāo)進(jìn)行同類保護(hù)，即在行政授權(quán)確權(quán)程序中，在相同或類似商品上與在先未注冊的馳名商標(biāo)相似的標(biāo)志會(huì)被禁止注冊；在民事侵權(quán)程序中，馳名商標(biāo)權(quán)利人可以禁止他人使用與未注冊馳名商標(biāo)相同或相似的標(biāo)志。此外，我國《商標(biāo)法》還對已注冊的馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)。有學(xué)者認(rèn)為馳名商標(biāo)的保護(hù)動(dòng)因是注冊豁免和跨類保護(hù)，從側(cè)面說明了馳名商標(biāo)比普通商標(biāo)享有更大保護(hù)范圍。[1]

 

       2017年最高人民法院發(fā)布的十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例之一的“路虎”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案，體現(xiàn)了法院對已注冊馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)。審理該案的二審法院認(rèn)為：奮力公司被訴標(biāo)識(shí)所使用的商品雖然與路虎公司涉案注冊商標(biāo)核定使用的商品類別不同，但基于路虎公司涉案注冊商標(biāo)的顯著性和長期大量使用，相關(guān)公眾已將涉案注冊商標(biāo)與路虎公司建立起緊密聯(lián)系。但從該案中，看不出法院對已注冊馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)是依據(jù)混淆理論還是依據(jù)淡化理論，法院在適用《商標(biāo)法》第13條時(shí)，僅僅是依據(jù)的是混淆理論或淡化理論，還是同時(shí)依據(jù)混淆理論和淡化理論？法院在同一案件中用混淆理論和淡化理論共同論證被告侵權(quán)的做法是否正確？本文通過中美兩國的法律、理論和實(shí)踐對上述問題進(jìn)行探究。

 

       二、中國司法實(shí)踐中法院處理馳名商標(biāo)案件的理論依據(jù)及學(xué)者評價(jià)

 

      （一）司法實(shí)踐中存在純粹基于淡化理論的案例

 

       情形一：在一個(gè)案件中，法院只根據(jù)淡化理論適用《商標(biāo)法》第13條第3款。如在埃克森美孚公司、北京北農(nóng)國信科技發(fā)展有限公司等侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案[2]中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院指出了在處理商標(biāo)淡化侵權(quán)糾紛中的三層認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)：如果被訴商品的相關(guān)公眾具有下列三個(gè)層次的認(rèn)知，則該馳名商標(biāo)將可以受到反淡化的保護(hù)。第一個(gè)層次是被訴商品的相關(guān)公眾對于馳名商標(biāo)與其所有人在特定商品或服務(wù)上的“唯一對應(yīng)關(guān)系”有所認(rèn)知。第二層次的認(rèn)識(shí)是被訴商標(biāo)的相關(guān)公眾在看到被訴商標(biāo)時(shí)能夠聯(lián)想到原告的馳名商標(biāo)。第三層次的認(rèn)知是被訴商標(biāo)的相關(guān)公眾能夠認(rèn)識(shí)到被訴商標(biāo)與原告的馳名商標(biāo)并無關(guān)系。從法院的第三層認(rèn)知中，我們可以看出，該法院將混淆理論和淡化理論的界限劃分的十分明顯，即在淡化情形中，被訴商標(biāo)的相關(guān)公眾看到馳名商標(biāo)是不會(huì)認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)之間擁有某種關(guān)系的，只是看到被訴商標(biāo)會(huì)喚起對馳名商標(biāo)的回憶。

 

       情形二：在另一個(gè)案件中，法院先根據(jù)混淆理論適用《商標(biāo)法》第13條第3款，然后用“即便”的表達(dá)根據(jù)淡化理論適用《商標(biāo)法》第13條第3款。在景田（深圳）食品飲料集團(tuán)有限公司與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局行政授權(quán)確權(quán)糾紛案中[3]，法院也對混淆理論和淡化理論進(jìn)行了區(qū)分，法院認(rèn)為，訴爭商標(biāo)構(gòu)成對引證商標(biāo)的復(fù)制、模仿，訴爭商標(biāo)核定使用的商品與引證商標(biāo)核定使用的商品雖不構(gòu)成類似商品，但相關(guān)公眾在看到使用在上述商品上的訴爭商標(biāo)時(shí)，容易聯(lián)想到景田公司的馳名商標(biāo)即“百歲山”商標(biāo)，基于此種聯(lián)想，相關(guān)公眾可能會(huì)誤認(rèn)為訴爭商標(biāo)與景田公司的馳名商標(biāo)存在某種特定聯(lián)系，從而對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)。即便部分相關(guān)公眾不會(huì)對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，但相關(guān)公眾的前述聯(lián)想，亦會(huì)割裂“百歲山”商標(biāo)與景田公司提供的“礦泉水（飲料）”商品之間的固有聯(lián)系，從而導(dǎo)致減弱景田公司馳名商標(biāo)顯著性的損害后果。從法院的論述中可以看出，法院并沒有認(rèn)為被告在不相同不類似的商品上使用他人的馳名商標(biāo)既構(gòu)成混淆又構(gòu)成淡化，而是認(rèn)為即便不構(gòu)成混淆也會(huì)構(gòu)成淡化。

 

      （二）司法實(shí)踐中存在跨類使用馳名商標(biāo)既構(gòu)成混淆又構(gòu)成淡化的案件

 

       經(jīng)過筆者對涉及馳名商標(biāo)案件的檢索，發(fā)現(xiàn)司法實(shí)踐中法院純粹基于淡化理論處理的案件的數(shù)量很少，法院更加傾向于認(rèn)為在同一個(gè)案件中，跨類使用馳名商標(biāo)既構(gòu)成混淆也構(gòu)成淡化。

 

       在路易威登馬利蒂與潮州市潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)威登路易陶瓷經(jīng)營部侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案一審中，原告路易威登馬利蒂是第241000號“路易威登”商標(biāo)（以下簡稱涉案商標(biāo)）的權(quán)利人，該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊在第18類手提包等商品上，經(jīng)過原告在中國長時(shí)間的廣泛宣傳和使用，已構(gòu)成馳名商標(biāo)。被告是個(gè)體工商戶，經(jīng)營范圍為批發(fā)、零售陶瓷衛(wèi)生潔具。被告在其生產(chǎn)、銷售的坐便器上（第11類商品）使用了“威登·路易”。原告認(rèn)為被告未經(jīng)許可在非類似的商品上使用了與涉案商標(biāo)近似的標(biāo)識(shí)，侵害了原告注冊商標(biāo)專用權(quán)，損害了原告的馳名商標(biāo)權(quán)益，遂向法院提起訴訟。法院認(rèn)為：“相關(guān)公眾看到被訴產(chǎn)品及被訴標(biāo)識(shí)，容易誤以為被訴行為已獲得原告的許可，或者誤以為原告與被訴產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間具有相當(dāng)程度的聯(lián)系。坐便器雖然系日常生活用品，但受我國傳統(tǒng)文化的影響，在部分消費(fèi)者的觀念中，坐便器因其與排泄物相關(guān)的特性，往往難登大雅之堂。將與原告涉案商標(biāo)高度近似的‘威登·路易’商標(biāo)使用在坐便器上，可能會(huì)降低原告‘路易威登’馳名商標(biāo)在部分消費(fèi)者心目中的形象，減少部分消費(fèi)者對‘路易威登’馳名商標(biāo)的認(rèn)同感，進(jìn)而損害原告的合法利益。因此，被訴侵權(quán)行為已構(gòu)成貶損原告‘路易威登’馳名商標(biāo)市場聲譽(yù)的情形。從法院論述的相當(dāng)程度的聯(lián)系中，可以看出法院認(rèn)為被告的行為會(huì)引起相關(guān)公眾的混淆，在公眾混淆的基礎(chǔ)上又會(huì)丑化馳名商標(biāo)。但是令人疑惑的是，相關(guān)公眾既然會(huì)認(rèn)為被告的行為會(huì)丑化原告的馳名商標(biāo)，又怎么會(huì)認(rèn)為被告與原告存在許可、贊助、附屬關(guān)系呢？

 

       在微信食品案中[4]，法院認(rèn)為，減弱馳名商標(biāo)顯著性是指，減弱馳名商標(biāo)與其所有人在特定商品上形成的唯一對應(yīng)關(guān)系。馳名商標(biāo)的價(jià)值來源于上述顯著性，馳名商標(biāo)制度旨在保護(hù)此種唯一對應(yīng)關(guān)系免遭破壞。減弱馳名商標(biāo)與特定商品的對應(yīng)關(guān)系以及減弱馳名商標(biāo)與其所有人的對應(yīng)關(guān)系均屬于上述減弱馳名商標(biāo)顯著性的類型。法院隨后認(rèn)為，“如果訴爭商標(biāo)使用的商品并非其賴以馳名的商品，相關(guān)公眾錯(cuò)誤地認(rèn)為來源于馳名商標(biāo)所有人，則馳名商標(biāo)與其賴以馳名商品的唯一對應(yīng)關(guān)系遭到破壞，馳名商標(biāo)的顯著性被減弱。”可見，該法院同樣認(rèn)為被告跨類使用他人馳名商標(biāo)的行為除了會(huì)引起公眾混淆，還會(huì)弱化馳名商標(biāo)的顯著性。

 

      （三）學(xué)界對同一行為能否同時(shí)適用混淆理論和淡化理論的評價(jià)

 

       有文章經(jīng)過統(tǒng)計(jì)認(rèn)為法院對是否獨(dú)立適用淡化理論存在不同見解，主要有補(bǔ)充運(yùn)用模式和獨(dú)立運(yùn)用模式。[5]鄧宏光認(rèn)為《商標(biāo)法》第13條完全是以混淆理論為基礎(chǔ)而構(gòu)建，2009年最高人民法院出臺(tái)的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第9條完全是以混淆理論為基礎(chǔ)而構(gòu)建的，對第9條的解讀，只能認(rèn)為它將商標(biāo)淡化降格為商標(biāo)混淆的分支，也就是說，在我國商標(biāo)淡化是以存在混淆可能性為前提的。但問題是，商標(biāo)淡化能夠以商標(biāo)混淆為基礎(chǔ)，這并無疑問。他認(rèn)為，無論從理論上，立法上還是國際司法實(shí)踐的角度來說，淡化的成立不需要以存在混淆可能性為前提。[6]但問題是在構(gòu)成混淆的時(shí)侯，被告的商標(biāo)有沒有淡化原告的商標(biāo)？該學(xué)者沒有明確回答。

 

       劉維對該問題進(jìn)行了明確回答。他認(rèn)為馳名商標(biāo)保護(hù)的必要性原則意味著只要能夠用混淆理論解決的案件，則沒有必要適用淡化理論。淡化案件的論證目標(biāo)一定是淡化損害，而不可能將混淆與淡化損害并列，也不可能同時(shí)適用《商標(biāo)法》第57條第2項(xiàng)和第13條第3款。[7]

 

       三、美國司法實(shí)踐中法院處理馳名商標(biāo)案件的理論依據(jù)及學(xué)者評價(jià)

 

      （一）美國法院處理馳名商標(biāo)案件的司法實(shí)踐

 

        美國司法實(shí)踐中也存在法院認(rèn)為被告的行為既構(gòu)成混淆又構(gòu)成淡化的判決。在美國司法實(shí)踐的一些案件中，法院會(huì)借助混淆的因素論證弱化。在Nabisco訴PF Brands一案中，法院指出“消費(fèi)者混淆是弱化的證據(jù)，在后商標(biāo)以混淆消費(fèi)者的方式使用當(dāng)然會(huì)降低在先商標(biāo)獨(dú)一無二的顯著性。”[8]在Horphag Research Ltd訴Garcia案中，法院認(rèn)為“實(shí)際淡化已經(jīng)發(fā)生因?yàn)楸桓婀室饣煜囊鈭D”。[9]

 

       在美國，司法實(shí)踐的一些案件中，法院在根據(jù)傳統(tǒng)的出處混淆和贊助混淆理論判決被告侵權(quán)后，會(huì)緊接著認(rèn)定被告的行為也構(gòu)成對馳名商標(biāo)的弱化。如在Eli lilly&Co訴Natural Answers案中，法院基于侵權(quán)和淡化的判決發(fā)布禁令。[10]在Bell訴Starbuck一案中，原告Bell德克薩斯州經(jīng)營著一家小型的企業(yè)，這是一個(gè)小型、非正式的聲學(xué)音樂場所，原告在這個(gè)場所的唯一收入來源是銷售啤酒，宣傳一種只在這里銷售、名為Starkbock的啤酒，被告是著名的銷售咖啡的Starbuck公司，原告請求法院認(rèn)定銷售Starkbock啤酒的行為不構(gòu)成侵犯混淆，也不構(gòu)成對被告商標(biāo)的淡化。法院認(rèn)為當(dāng)混淆可能性被查明的時(shí)候，淡化可能性必然存在。法院在判決中指出，被訴侵權(quán)商標(biāo)有誤導(dǎo)消費(fèi)者的可能性，因此，被訴侵權(quán)商標(biāo)也違反了聯(lián)邦反淡化法，有可能淡化被告的STARBUCKS的商標(biāo)。[11]在上述的Nabisco訴PF Brands一案中，法院認(rèn)為“在后商標(biāo)的以混淆消費(fèi)者的方式使用當(dāng)然會(huì)淡化在先商標(biāo)的顯著性。”

 

       這些判決也和部分學(xué)者的觀點(diǎn)相符。G.N.Magliocaa就認(rèn)為，“盡管淡化經(jīng)常被描述為開始于混淆可能性測試離開的時(shí)候，但是更精確的說法應(yīng)該是侵權(quán)緊跟著淡化……任何侵權(quán)情形都會(huì)被淡化所覆蓋。”[12]J.B.Swann認(rèn)為：“混淆和淡化都是心理聯(lián)系情形，它們都存在于從對來源產(chǎn)生錯(cuò)誤的開始到降低對來源識(shí)別的結(jié)束的統(tǒng)一體”[13]這些觀點(diǎn)似乎認(rèn)為淡化是消費(fèi)者看到被訴商標(biāo)會(huì)想到馳名商標(biāo)，混淆是在這一聯(lián)想的基礎(chǔ)上消費(fèi)者認(rèn)為被訴商標(biāo)和馳名商標(biāo)有特定關(guān)系，混淆與淡化只是聯(lián)想程度的不同，混淆是程度更加深的聯(lián)想，所以發(fā)生了混淆就一定發(fā)生了淡化。

 

       麥卡錫教授認(rèn)為上述的案例和觀點(diǎn)都基于這樣的一種錯(cuò)誤觀點(diǎn)：淡化是一種由混淆引起的損害，混淆和淡化是同一條線上的兩個(gè)點(diǎn)。麥卡錫教授認(rèn)為混淆和淡化不是同一火車道的兩個(gè)站點(diǎn)，它們是不同方向的兩條線路，商標(biāo)混淆不必然引起淡化，淡化是一種獨(dú)立的理論，是由消費(fèi)者不同的認(rèn)知產(chǎn)生的另一種形式的損害，任何將混淆和淡化綁在一起的企圖都將導(dǎo)致困惑。淡化不是由混淆造成損害的同義語，法律上的淡化有其特殊含義，是指被告使用馳名商標(biāo)的行為不會(huì)造成來源混淆或者贊助、附屬等混淆。[14]

 

      （二）美國學(xué)者對淡化理論和混淆理論的評價(jià)

 

       淡化理論和混淆理論不同。從反淡化是否保護(hù)消費(fèi)者的角度，麥卡斯教授認(rèn)為商標(biāo)法不保護(hù)消費(fèi)者被欺騙。傳統(tǒng)的商標(biāo)法主要保護(hù)消費(fèi)者免受混淆和欺騙的政策，而淡化法主要類似于一種絕對的財(cái)產(chǎn)保護(hù)。反淡化法和侵犯財(cái)產(chǎn)的法律很像，和消費(fèi)者權(quán)利保護(hù)法不像。[15]在維多利亞的秘密一案中，最高法院也采取類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為：與傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)法不同的是，商標(biāo)淡化法不是在普通法的基礎(chǔ)上發(fā)展的，也不是在保護(hù)消費(fèi)者利益的動(dòng)機(jī)下發(fā)展的。[16]從商標(biāo)財(cái)產(chǎn)屬性的角度，反淡化法將商標(biāo)當(dāng)作絕對的財(cái)產(chǎn)。麥卡錫教授認(rèn)為，傳統(tǒng)商標(biāo)法只有在保護(hù)消費(fèi)者和因?yàn)榛煜斐缮虡I(yè)損失時(shí)，才把商標(biāo)看成是財(cái)產(chǎn)。反淡化法完全走了一個(gè)不同的方向，創(chuàng)造了一種不用由消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的絕對財(cái)產(chǎn)。[17]

 

        Beebe教授發(fā)現(xiàn)，對淡化的判斷通常依附于商標(biāo)侵權(quán)，因而其似乎是多余的。在85個(gè)案例中，有64個(gè)案例同時(shí)討論了侵權(quán)和淡化問題，其中57個(gè)案例在這兩個(gè)問題上的結(jié)論一致。重要的結(jié)論是：在這64個(gè)既討論侵權(quán)又討論淡化的案件中，沒有一起是判決淡化成立而侵權(quán)不成立的。[18]在僅僅討論商標(biāo)侵權(quán)或者商標(biāo)淡化案例中，大多數(shù)是分析商標(biāo)侵權(quán)。在Beebe教授看來，司法實(shí)踐中之所以把淡化看成是多余的，很大程度上是因?yàn)椋夯煜碚撾S著時(shí)間的推移適用范圍在逐步擴(kuò)大，從而使得商標(biāo)權(quán)人的保護(hù)范圍已經(jīng)有所擴(kuò)大。其次，盡管美國《2006商標(biāo)淡化修正法案》（下稱TDRA）將淡化的救濟(jì)變成淡化可能性標(biāo)準(zhǔn)，從而使受案范圍得到擴(kuò)大，但對于當(dāng)事人來說，更重要的是損害賠償救濟(jì)，而不是禁令。而TDRA對損害賠償?shù)那疤釛l件是要證明侵權(quán)人的惡意，要獲得損害賠償?shù)木葷?jì)仍然非常困難。最后，商標(biāo)淡化的主流支撐理論是搜索成本理論，這種理論認(rèn)為制止淡化的一個(gè)很重要的原因是商標(biāo)淡化導(dǎo)致消費(fèi)者在進(jìn)行購物的過程中不得不同時(shí)考慮商標(biāo)所可能代表的不同商品，從而使其搜索的過程減慢，而如果消費(fèi)者發(fā)生了混淆，也會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的搜索成本增加，這使得商標(biāo)淡化理論似乎不能與混淆理論完全分離。這三個(gè)原因可能使得在TDRA通過后的相當(dāng)長的時(shí)間里，商標(biāo)淡化保護(hù)只能依附于商標(biāo)混淆侵權(quán)保護(hù)的地位。[19]

 

       但美國《反不正當(dāng)競爭法重述》認(rèn)為同一主體不可能既產(chǎn)生混淆又產(chǎn)生淡化。美國《反不正當(dāng)競爭法重述》對混淆理論和淡化理論做了一個(gè)清晰的劃分。美國《反不正當(dāng)競爭法重述》指出：為了使淡化發(fā)生，潛在的購買者必須在原告的商標(biāo)和被告的標(biāo)志之間建立聯(lián)系。但是這種聯(lián)系并不是作為商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任的基礎(chǔ)——錯(cuò)誤地認(rèn)為原告在某種程度上與被告的商品有關(guān)，而是準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)到與原告有關(guān)的商標(biāo)現(xiàn)在也被另一個(gè)人用作識(shí)別符號。[20]

 

       對于一部分人會(huì)混淆，而另一部分人不會(huì)的情形，《反不正當(dāng)競爭法重述》也做了清晰的闡述：被告未經(jīng)授權(quán)的使用行為可以在一部分人心里產(chǎn)生混淆，也可能在一部分人心里產(chǎn)生淡化，但是同一個(gè)人的心里不可能同時(shí)發(fā)生混淆和淡化。產(chǎn)生混淆的消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為在后使用商標(biāo)的人與商標(biāo)權(quán)人存在某種聯(lián)系，因此，對于產(chǎn)生混淆的消費(fèi)者來說，這樣的使用不會(huì)降低商標(biāo)的顯著性。[21]這個(gè)觀點(diǎn)與上述的微信食品案的觀點(diǎn)不同。

 

       四、結(jié)論

 

       對于跨類使用馳名商標(biāo)是否既構(gòu)成混淆又構(gòu)成淡化這一問題，中美的司法實(shí)踐都給予了肯定的回答，都承認(rèn)在同一判決中，可以判定被告的行為既構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)也構(gòu)成商標(biāo)淡化。對于同一主體能否既產(chǎn)生混淆又產(chǎn)生淡化這一問題，美國《反不正當(dāng)競爭法重述》認(rèn)為不能，而在微信案中，中國的法院認(rèn)為“如果訴爭商標(biāo)使用的商品并非其賴以馳名的商品，相關(guān)公眾錯(cuò)誤地認(rèn)為來源于馳名商標(biāo)所有人，則馳名商標(biāo)與其賴以馳名商品的唯一對應(yīng)關(guān)系遭到破壞,馳名商標(biāo)的顯著性被減弱。”法院對該問題似乎給了肯定的回答。筆者認(rèn)為同一主體在產(chǎn)生混淆時(shí)，必然不會(huì)弱化對馳名商標(biāo)的認(rèn)識(shí)，理由是淡化是“一商標(biāo)兩來源”，當(dāng)消費(fèi)者對產(chǎn)品的來源發(fā)生混淆的時(shí)候，消費(fèi)者想到的是原告的馳名商標(biāo)，混淆的過程恰恰維持住了馳名商標(biāo)與原告“一來源”的聯(lián)系。

 

       筆者認(rèn)為法院之所以會(huì)在微信案中這樣論述，是因?yàn)槲覈渡虡?biāo)法》第13條沒有把跨類混淆和跨類淡化設(shè)置成兩個(gè)條款，而是將二者都放入了第13條第3款中，這就導(dǎo)致法官不得不將顯著性擴(kuò)大解釋。同時(shí)，法院在適用第13條第3款中，若對混淆和淡化不加區(qū)分的話，就會(huì)產(chǎn)生上述路易威登案中的“相關(guān)公眾既然會(huì)認(rèn)為被告的行為會(huì)丑化原告的馳名商標(biāo)，又會(huì)認(rèn)為被告與原告存在許可、贊助、附屬關(guān)系”這種矛盾的結(jié)論。筆者認(rèn)為法院在同一案件中若想要既適用混淆理論又適用淡化理論時(shí)，可以用“即便相關(guān)公眾不會(huì)產(chǎn)生混淆，但也會(huì)淡化馳名商標(biāo)”這樣的表述，對混淆理論和淡化理論在層次上做一個(gè)區(qū)分。