禁止重復注冊規(guī)則的引入，具有很強的現(xiàn)實意義。若規(guī)則設(shè)置合理，將會有效避免各類“接力式申請”，提升權(quán)利人在授權(quán)、確權(quán)、維權(quán)等程序中的效能。然而，該規(guī)則如何適用，仍需要科學、合理的制度保障，需要厘清邊界、精準界定，并形成行之有效的操作規(guī)則。

 

       除我國外，目前世界上有二十多個國家/地區(qū)存在禁止重復注冊的規(guī)則。各國家/地區(qū)對禁止重復注冊的具體適用都采用了不同的標準。本文將從位階、規(guī)則設(shè)立等角度，通過比較和分析中國、美國、日本、韓國對禁止重復注冊的規(guī)則，以期為我國的禁止重復規(guī)則的具體適用，提供參考和借鑒。

 

       首先，關(guān)于禁止重復注冊規(guī)則的位階問題，各國有不同的立法例。其中，美國在其商標法，即《蘭漢姆法案》中有明確的規(guī)定“美國專利商標局不會頒發(fā)兩個完全相同的注冊證”[i]，且在商標審理指南中明確了哪些情況為重復注冊。與美不同的是，日本和韓國商標法律中，并沒有明確的禁止性規(guī)定，而是在審查實踐中規(guī)定重復注冊為禁止行為。日本的禁止重復注冊是在《商標審查指南》第十八條規(guī)定的，而該條是基于日本《商標法》第三條做出的。日本《商標法》第三條[ii]是對商標絕對理由進行的規(guī)范，并不涉及重復注冊的內(nèi)容。類似的，韓國禁止重復注冊是《商標審查標準》第五部分的內(nèi)容，該部分是對韓國《商標法》第三十八條的規(guī)定的進一步解讀。韓國《商標法》第三十八條的規(guī)定是“申請商標注冊的，應(yīng)當對每件商標提出申請，并指定一個類別的商品。”，即“一商標、一申請”原則。根據(jù)韓國《商標審查標準》，該原則有兩個解讀，其一是禁止同一人就同一商標重復申請兩次以上；其二是禁止兩個以上（包含近似）商標作為一個商標申請?zhí)岢?。其中，第一種解讀方式，無疑超過了商標法文義的解釋，《商標審查標準》也提到，該原則不是商標注冊的實質(zhì)性要求，而是為了便于申請/注冊的管理和提升審查效率等程序性便利而做出的。

 

       采用不同的位階，將對規(guī)則的權(quán)威性、穩(wěn)定性產(chǎn)生直接影響。通過《商標法》規(guī)定，無疑是最權(quán)威和最穩(wěn)定的。然而，是否符合我國的實踐、是否有利于法律穩(wěn)定，值得商榷。如果禁止“接力式申請”、商標權(quán)人維權(quán)困難是階段性的產(chǎn)物，那么禁止重復注冊可以作為審查實踐規(guī)則進行引入，而無需法律規(guī)定。待今后惡意申請得到有效控制、商標申請人與真正商標權(quán)人脫節(jié)的問題得到解決后，禁止重復注冊無疑將掣肘于權(quán)利人靈活、有效的進行商標保護。在《商標法實施細則》或者是《審查審理指南》中規(guī)定禁止重復注冊，則屆時可以靈活的解決這個困局。

 

       此外，關(guān)于禁止重復注冊的適用規(guī)則，不同法域有不同的規(guī)定。我國《修訂草案》中第十四條規(guī)定了禁止重復注冊的靜態(tài)條件，第二十一條規(guī)定了禁止重復注冊的動態(tài)條件。其中，靜態(tài)條件是指禁止同一申請人、就相同商標在相同商品和服務(wù)上進行重復申請，顧名思義禁止“三同”。動態(tài)條件是指，禁止重復注冊的在先商標失效時間不能超過一年。若是超過一年的，則將不視為重復注冊。

 

       關(guān)于禁止重復注冊的靜態(tài)條件要求，即“三同”判定，需要厘清以下問題。首先，同一申請人的界定是較為容易做出的，各國都采用嚴格標準，即要求是同一法律主體。若僅是關(guān)聯(lián)公司或者共同申請人中有任一主體不同的，并不判斷為重復注冊。然而，其余“兩同”的判定，則將可能出現(xiàn)較大的爭議。

 

       相同商標，按照目前國內(nèi)《商標審查審理指南》的規(guī)定，是指兩商標在視覺效果上或者聲音商標在聽覺感知上完全相同或者基本無差別。所謂基本無差別，是指兩商標雖有個別次要部分不完全相同，但主要部分完全相同或者在整體上幾乎沒有差別，以至于在一般注意力下，相關(guān)公眾或者普通消費者很難在視覺或聽覺上將兩者區(qū)分開來。根據(jù)這一規(guī)則，相同商標包含兩種情形，一種是完全相同，一種是基本無差別的相同。其中，基本無差別的相同商標，從嚴格意義上講是不同的，只是在發(fā)揮商標區(qū)分商品來源的作用時，消費者難以區(qū)分，因此為避免需要進行混淆誤認可能性的討論，將兩件并非完全相同的商標，判定為相同商標。這此意義上，對相同商標的判斷，更大程度上是一種法律判斷，而非物理判斷。如果在禁止重復注冊規(guī)則中，對于相同商標的判斷也采取相同標準，則將與《修改草案》第二十一條規(guī)定的不屬于重復注冊情形中“因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在已實際使用的在先商標基礎(chǔ)上做細微改進，申請人能夠說明區(qū)別的”相沖突。從這條立法來看，在禁止重復注冊中的相同商標的判斷，應(yīng)主要是進行物理屬性的判斷。如此，將可能導致相同商標判斷標準的混亂。

 

       關(guān)于相同商品和服務(wù)界定，根據(jù)國內(nèi)《商標審查審理指南》，同一種商品是指名稱相同的商品，或者名稱不同但在功能、用途、主要原料、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同或者基本相同，相關(guān)公眾一般認為是同一事物的商品。同一種服務(wù)是指名稱相同的服務(wù)，或者名稱不同但在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象、場所等方面相同或者基本相同，相關(guān)公眾一般認為是同一方式的服務(wù)。換言之，相同商品和服務(wù)，除了名稱相同外，還有相關(guān)公眾認為的相同。然而，判定商品和服務(wù)相同，除了比較名稱、概念外，還有重要的判斷標準，就是商品和服務(wù)的范圍，因為商品和服務(wù)本質(zhì)上是一個集合的概念。對于集合而言，除了重合外，還有包含、交叉等情形。如果完全重合可以定義為相同的話，那么交叉、包含是否要進行部分相同的判斷呢？對于完全重合的界定，是按照語義邏輯還是按照商品編號來判斷呢？舉例而言，第41類編號均為410017號的“培訓”、“教育”、“教學”、“講課”四個服務(wù)項目，是否可以被判定為相同服務(wù)？

 

       在美國，如何界定重復注冊，在審理指南中進行了明確的規(guī)定。由于美國與我國注冊實踐有諸多不同，例如提交基礎(chǔ)、主/副簿注冊等，因此在這些領(lǐng)域的做法對我國沒有實際參考意義。然而，對于商標、商品/服務(wù)的判斷標準，仍值得我們參考。對于商標而言，普通字體商標和設(shè)計字體商標不視為為重復注冊。對于商品/服務(wù)而言，若申請時歸屬的類別不同（由于分類表發(fā)生的類別歸屬的變化），則不視為重復注冊。此外，若指定商品/服務(wù)為交叉關(guān)系（有部分商品不同的），不視為重復注冊。相反，若指定商品/服務(wù)存在完全相同或者是包含關(guān)系的，則視為重復注冊。對于馬德里國際注冊指定美國的注冊申請，若基礎(chǔ)號不同的，不視為重復注冊。

 

       在日本，禁止重復注冊的具體規(guī)定是，“商標權(quán)人就與注冊商標相同的商標，指定相同的商品或者服務(wù)提出商標注冊申請的，予以駁回”。其中，相同商標，包括僅大小不同的商標。指定商品/服務(wù)相同，包含兩種情形：第一種是完全相同，第二種是包含關(guān)系，即在后申請指定商品/服務(wù)被在先申請/注冊商標的商品/服務(wù)所包含。關(guān)于第二種情形的判斷標準，是若放棄在后申請，那么在先申請/注冊商標亦可以對申請人的商標進行有效的保護，取得同樣的保護結(jié)果。此外，若在后申請指定商品/服務(wù)與在先申請/注冊指定的商品/服務(wù)是交叉關(guān)系的，則不視為重復注冊。

 

       在韓國，禁止重復注冊的規(guī)則判斷主要是從申請人、商標、商品/服務(wù)三個維度做出的。首先，申請人（包括注冊權(quán)人）必須為同一人。若申請人不同的，不屬于禁止情形。商標標志必須相同。因此，相似商標不屬于禁止情形。此外，商品/服務(wù)需要相同，但并非所有指定產(chǎn)品都需要相同。即使只是部分相同，也是違反了重復注冊的規(guī)定。然而，對于部分商品相同的界定，排除了復合商品和單一商品判定為重復注冊的情形，例如具有拍照功能的手機和相機并非部分相同的商品。

 

       除靜態(tài)比較外，我國《修訂草案》對禁止重復注冊還提出了動態(tài)的要求，即在先商標如果失效時間已經(jīng)超過一年的，則可以再次申請。這一要求在美國、日本、韓國的法律和審查實踐中均沒有相關(guān)規(guī)定。這一動態(tài)要求，無疑增加了禁止重復注冊適用條件的復雜化。

 

       為了合理化動態(tài)比較的要求，《修訂草案》中擬規(guī)定，若失效時間未超過一年，但失效理由非申請人造成或者其他客觀原因的，可以不適用這一規(guī)則。非申請人原因或者其他客觀原因包括：

 

      （二）因不可歸責于申請人的原因，導致在先商標未能續(xù)展的；

 

 

      （三）因未及時提交商標使用說明，導致在先注冊商標被注銷，但該在先商標已實際使用的；

 

 

      （四）因不可歸責于申請人的原因，導致在先商標因未能在連續(xù)三年不使用撤銷程序中提供使用證據(jù)而被撤銷，但該在先商標已經(jīng)實際使用的；

 

 

      （五）在先商標因與他人在先權(quán)利或者權(quán)益相沖突而被宣告無效，但該在先權(quán)利或者權(quán)益已不復存在的。”

 

 

       是否存在這些免責情形的，需要申請人提供證據(jù)。如此，無疑為申請人增加了舉證負擔。此外，對于哪些情形滿足免責條件的，在審查實踐中，除了增加審查負擔外，也為統(tǒng)一審查標準、降低審查不確定性帶來難題。

 

        在《修訂草案》中，不少制度設(shè)置的一個前提背景是商標申請人和商標權(quán)利人脫節(jié)。而這一現(xiàn)狀，是我國法律法規(guī)不健全、以及行業(yè)規(guī)范不完善的表現(xiàn)，一定會隨著法治的發(fā)展和完善而退出歷史舞臺。因此，禁止重復注冊的規(guī)則，是選擇引入《商標法》，還是僅在審查實踐中適用，值得思考。